美国《专利法》第112条规定：专利说明书应包含对发明及其制造和使用方式和过程的完整、清楚、简要和确切术语的书面描述，以使与该发明相关或最紧密联系的本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且说明书还应给出实施本发明的发明人或联合发明人想到的最佳方案。

美国《专利审查指南》对第112条的规定进一步细化为以下三方面的要求，即（1）对发明的书面描述（written description，即“书面描述”）；（2）使用和制造发明的方式和过程（enablement，即“能够实现”）；和（3）发明人想到的实施发明的最佳方案。自2011年颁布修改后的《专利法》即《美国发明法案》后，前述第（3）项已不是使专利无效的理由，因此本文将着重解析第（1）和（2）两项的要求。

一、书面记载

根据美国《专利审查指南》，对书面描述的要求是指，“专利说明书应充分详细地描述要求保护的发明，以使本领域技术人员有理由认为，发明人拥有所要求保护的发明”。欲证明发明人拥有发明，需从包括但不限于的如下几个方面进行：

首先，申请人可通过采用诸如文字、结构、图表和化学式等能够充分展示发明的描述性方式来证明发明人拥有该发明。具体的方式可包括，对发明是如何付诸实施的说明，例如给出能够展示发明已被完成的附图、化学结构式，对实施发明所需原料的列举，测试发明效果的方法等。

此外，书面描述还涉及修改不能引入新内容方面的要求。这方面的要求是指，当申请人对申请文件进行修改时，其修改后的申请文件不能引入原始提交的申请中描述的内容以外的内容。

对于医药化学领域的发明来说，在美国专利实践中，对涉及单一具体物质（single species）的权利要求与涉及种类物质（genus）的权利要求在“书面描述”上的要求有所不同，但也有许多共同之处。首先，说明书都应包含对发明付诸实践的方式的描述，包含有可用于已证明付诸实践的附图和/或化学式等。对于要求保护一大类物质的权利要求，说明书中还应给出代表性数量的实施例来证明在要求保护的整个范围都能被付诸实施。所谓代表性数量，其概念比较抽象，对不同的具体技术领域有所不同。下面尝试以一个典型案例来对其在医药化学领域需达到的标准予以说明。

案例1：Juno Therapeutics, Inc.诉Kite Pharma, Inc.案（联邦巡回上诉法院，2021年）

涉案专利7,446,190的权利要求1如下：

一种核酸聚合物编码嵌合T细胞（CAR-T）受体所述嵌合T细胞受体包含：

（a） 包含人CD3 03b ζ 链的细胞内结构域的ζ链部分，

（b） 共刺激信号区，和

（c） 与选定目标特异性相互作用的结合元素，

其中该共刺激信号区包含由SEQ ID NO:6编码的氨基酸序列。

在判决中，联邦巡回上诉法院认为，只有在说明书提供有代表性数量的具体物质的实施例后，本领域技术人员才能够认识到发明人拥有所要求保护的整个范围内的大类物质，从而符合书面描述的要求。具体来说，法院认为，发明的改进之处在于在CAR中包含了共刺激信号区域。通过包含共刺激信号区域，使得CAR的性能得到显着提高。但专利说明书仅披露了两种单链可变片段，即与前列腺癌细胞上的CD19抗原靶点结合的和与PSMA抗原靶点结合的单链可变片段。法院认为，现有权利要求的范围涵盖了能够结合无限数量的靶点的单链可变片段，但专利说明书并没有提供足够的信息使本领域技术人员能够知晓如何辨别出能够结合无限数量的靶点的单链可变片段。因此，法院得出结论认为，说明书没有证明发明人拥有了本发明，并最终判决该项专利无效。

根据笔者理解，本案例反映出，代表性数量并不是说数量越多越好，而是说应给出有代表性的实施例，这些实施例能够涵盖发明对现有技术的改进之处的整个范围。本案中，实施例仅限于可结合两种靶点的单链可变片段，这显然与所要求保护的无限多中靶点的范围不相匹配。

二、能够实现

根据美国《专利审查指南》的规定，“能够实现”是指，说明书的公开内容应能够使本领域技术人员制造和使用本发明的技术方案，而不需要任何过度的实验。一般来说，专利说明书中都会对发明的实施方式进行描述和说明。然而这样的说明详细到什么程度即可使本领域技术人员不需要过度的实验就能实施发明？从美国的专利实践来看，这与发明所属技术领域的可预测性息息相关。在可预测性比较低的领域，对实施发明的教导和指引的信息就要相对来说多一些。如果现有技术中关于发明的了解越多，则说明该发明所处的技术领域可预测性较高，从而说明书相对来说也就不需要给出太多的关于如何实施发明的信息。对于开创性领域的发明，现有技术对其了解知之甚少，此时也应尽可能多地给出关于如何实施发明的信息。

具体来说，在判别说明书是否满足能够实现的要求时，要考虑如下几个方面：权利要求范围的宽度；发明的性质；现有技术的情况；本领域技术人员的水平；发明所属领域的可预测性水平；发明人提供的指导情况；是否有实施例；以及在说明书公开内容的基础上制造或使用发明所需的实验量。

此外，还需要注意的是，判断是否满足能够实现要求的现有技术的时间点也是发明的申请日。

下面再以一具体案例来说明在医药化学领域应如何满足能够实现的要求。

案例2：Idenix Pharmaceuticals LLC诉Gilead Sciences Inc.案（联邦巡回上诉法院，2019年）

涉案专利US7,608,597的权利要求1涉及一种治疗丙型肝炎病毒感染的方法，其包括施给有效量的嘌呤或嘧啶β-D-2'-甲基-呋喃核苷或其磷酸盐或其药学上可接受的盐或酯。

该专利的说明书中给出了在2’位置有顺式甲基取代的18种具体的核苷。法院认为，本领域技术人员如欲实施本发明，不仅需要找到在2’位置有顺式甲基取代的技术方案，还需要找出何种2’位置有顺式甲基取代的核苷可以有效地治疗丙型肝炎病毒。由于发明所属领域的不可预测性，本领域技术人员无法判断权利要求1所涵盖的上万种可能性的化合物均能实现本发明的技术效果，因此本领域技术人员在公开的具体化合物以外的范围内实施本发明必然需要过度的实验。最终，法院判决该专利因不满足能够实现的要求而无效。

从本案来看，在医药化学这些发明的可预测性较低的领域中，若申请人期望获得较宽范围的权利要求时，应在说明书中涵盖对整个范围内实施发明的说明。

三、小结

根据Sterne Kessler律所发布的一篇有关调查文章来看，美国专利商标局在近两年的审查实践中，并未出现显著增加的以不符合“书面描述”和“能够实现”要求而驳回申请的情况。由此可见，美国专利审查过程中对“书面描述”和“能够实现”的要求似乎并不是很高，在审批过程以这两个问题对申请进行发难而造成不能授权的情况并不多。

然而，联邦巡回上诉法院近期多次以这两方面的理由判决专利无效，使业界对撰写申请文件时如何把握这两方面的要求显得有些无所适从。笔者认为，合理选择实施例的数量和分布以满足书面描述的要求，并且充分描述整个发明范围内的实施情况以满足能够实现的要求，才能更好地获得长期稳定的专利权。

参考资料：

1. Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc., 10 F. 4th 1330 - Court of Appeals, Federal Circuit 2021

2. Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences Inc., 941 F. 3d 1149 - Court of Appeals, Federal Circuit 2019

3. Case Studies and Trends at the PTAB Involving 35 U.S.C. § 112，Sterne, Kessler, Goldstein & Fox，2022年3月

（来源：知识产权家、孙悦-中国贸促会专利商标事务所）（图源网络，侵权必删）

2022年11月22日